—— 专利在先使用权成立要件的法律分析

案号：2023-16-2-160-002

案件类型：民事文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

案由：专利权权属、侵权纠纷文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

审理法院：重庆市高级人民法院文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

裁判日期：2012 年 02 月 09 日文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

文书号：（2011）渝高法民终字第 304 号文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

审理程序：再审文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

民事；专利权权属、侵权；专利在先使用权；无效宣告；适度性

专利在先使用权的成立必须具备如下四个要件：使用引证专利的事实要件、用于生产经营的营利要件、在先使用的时间要件、技术或者设计来源的合法性要件。原有范围不是专利在先使用权的成立要件，但其在专利在先使用权制度中具有重要作用。如果说先用权制度属于专利权制度的但书范畴，那么原有范围则是专利权人与先用权人之间利益冲突的平衡器，对先用权人行使先用权行为的适度性具有评价功能。

刘某某诉至法院，认为重庆某家具有限公司（简称某公司）生产并销售其专利产品，请求判令：某公司立即停止生产、销售侵权产品，并赔偿其经济损失 10 万元以及调查取证费、公证费 2750 元。

法院经审理查明：刘某某于 2005 年 5 月 17 日向国家知识产权局申请了名称为 “厅柜（101）” 的外观设计专利，且于 2005 年 12 月 7 日获得专利授权，专利号为 X，于 2008 年 7 月 28 日和 2009 年 5 月 15 日缴纳了专利年费。专利公报中的主视图、俯视图、左视图、右视图、立体图所表示出的 “厅柜（101）” 的形状特点为：

2008 年 7 月 23 日，四川省成都市中大公证处的公证人员与邹某某（刘某某雇请的员工）到位于成都市成双大道北段 36 号的成都八一家具城 2 楼的 “贝德罗家具” 内订购型号为 E101 的厅柜、型号为 E805 的五门衣柜各一个（E805 的五门衣柜涉及的专利纠纷问题，另案处理），该商家的工作人员收取定金后出具了编号为 0061485 的《贝德罗订货合约》，并承诺于同年 7 月 25 日将货及发票送至成都市锦江区较场坝西街 11 号。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

2008 年 7 月 27 日 9 时 30 分，13 个贴有 “贝德罗” 字样的包装箱运到前述地点，随车工作人员收取余款后将一张盖有 “贝德罗家具收款专用章” 的发票（发票号为 01164170、金额 4500 元）及 “贝德罗家具产品保用卡” 交给邹某某。送货人员离开后，邹将上述包装箱转运至成都市洗面桥街 X 号 X 幢 3 单元 X 号存放，公证人员在此地将上述包装箱粘贴封签后由当事人自行保管，并对上述过程进行了保全，对所购家具的存放情况进行了拍照。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

四川省成都市中大公证处于 2008 年 8 月 1 日出具（2008）川中证字第 32855 号公证书对上述事实进行了公证，并于 2008 年 8 月 5 日向刘某某出具了金额为 1000 元的公证费发票。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

2009 年 12 月 8 日，法庭组织双方当事人进行证据交换，对上述公证实物进行了拼装，拼装出的厅柜形状为：

2009 年 4 月 8 日，国家知识产权局专利复审委员会以 13228 号决定对某公司提出的专利无效宣告请求作出了审查决定，该决定认为某公司提供的证据不足以证明其主张的有关家具产品已在引证专利申请日之前在先销售的事实，其无效宣告请求不予支持，具体理由如下：文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/16264.html

一是某公司提供的经过公证证明的事后拍摄照片、事后证明不足以确认订货合约所预订家具即为照片所示家具，不足以形成完整的证明体系证明照片所示家具的购买时间；

二是送货单没有签约双方签字盖章，胡某某虽然出庭，但其陈述不清，仅是 “背诵证言”；

三是雷某某出庭口头证言与其在其他无效案件中所出具过的书面证言不相符，其真实性不能认可。

其他事实：渝美某公司系某公司与外方陈某某共同投资成立的中美合资企业法人。渝美某公司诉成都市三某家具制造厂、成都某家具协会名誉权纠纷案，成都市青羊区人民法院于 2005 年 12 月 31 日作出（2005）青羊民初字第 2416 号民事判决。成都市三某家具制造厂不服该判决提起上诉，成都市中级人民法院于 2006 年 5 月 22 日作出（2006）成民终字第 848 号民事判决。

重庆市第五中级人民法院于 2009 年 12 月 22 日作出（2009）渝五中民初字第 294 号民事判决：

一、某公司立即停止生产、销售涉案 E101 厅柜；

二、某公司于本判决生效之日起 15 日内赔偿刘某某经济损失 35000 元；

三、驳回刘某某的其他诉讼请求。

本案受理费 2355 元，由某公司负担。

某公司不服，向重庆市高级人民法院申请再审。重庆市高级人民法院 2011 年 2 月 18 日作出（2010）渝高法民申字第 2120 号民事裁定：指令重庆市第五中级人民法院再审本案。

重庆市第五中级人民法院于 2011 年 7 月 27 日作出（2011）渝五中法民再初字第 21 号民事判决：维持（2009）渝五中民初字第 294 号民事判决。

某公司不服，提起上诉。重庆市高级人民法院于 2012 年 2 月 9 日作出（2011）渝高法民终字第 304 号民事判决：驳回上诉，维持原判。

法院生效裁判认为，双方当事人争议的焦点是某公司对 E101 厅柜的外观设计专利是否享有先用权问题，现评议如下：

关于三份《公证书》及所附证据材料的证明力问题。《送货单》并无双方签字盖章，刘某某的《证明》、胡某某的《证明书》、雷某某的《声明》等证人证言系证人对三年前事情的回忆，该三名证人未出庭接受质询，证明力较弱。其中，胡某某在专利复审委员会审理的专利无效宣告请求案件中背诵曾提交的书面证言的行为说明相关证言不具有真实性，故《订货合约》与证人证言、《送货单》、某公司的 E 系列产品报价书相结合分析，不足以证明证人在所述时间购买了所述家具。

关于 “重庆市涪陵区户外广告设施高置许可证及所附家具产品形象宣传画” 的证明力问题。由于宣传画中五门柜中间单开门纵向把手的位置在左侧边缘，而专利产品的位置在右侧边缘，二者不符；刘某某专利中备门板在两侧由纵向条状形成分界线，各门板中部设有七根内凹的横线条的特点，宣传画中的五门柜未能体现该特点。故该组证据不能证明某公司的主张。

关于 “成都某家具厂的证明及宣传画册” 的证明力问题。宣传画册封底说明其为渝美某公司所有；金丝木 E 系列家具共数十品种，成都某家具厂的证明未直接证明某公司从 2004 年 9 月开始销售 E 系列家具中的 E101 厅柜，也无其他证据予以佐证。

关于某公司在二审中提交的前进家具厂与保某苑等人之间的家具买卖合同的证明力问题。这些合同与本案的关联性不能确认，被上诉方对其真实性也不予认可，故法院不予认定。

另外，（2005）青羊民初字第 2416 号民事判决、（2006）成民终字第 848 号民事判决及证人苏某斗、朱某兵、彭某竹的证言材料并未具体涉及 E101 厅柜的有关问题，不足以证明某公司的主张。

在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。但是，某公司没有提交相应的证据证明其是相同外观设计的设计人或者合理取得人，且未提交相应的销售账册等证据，其主张的先用权缺乏基本的构成要件，因此，某公司关于先用权的抗辩理由不能成立。

综上，某公司所举证据不足以证明其在专利申请日前已经生产或销售与专利相同或相似的产品，其先用权的主张不能成立，其上诉请求，依法予以驳回。原审认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。

《中华人民共和国专利法》第 11 条

一审：重庆市第五中级人民法院（2009）渝五中民初字第 294 号民事判决（2009 年 12 月 22 日）

再审审查：重庆市高级人民法院（2010）渝高法民申字第 2120 号民事裁定（2011 年 2 月 18 日）

再审判决（一审）：重庆市第五中级人民法院（2011）渝五中法民再初字第 21 号民事判决（2011 年 7 月 27 日）

再审判决（二审）：重庆市高级人民法院（2011）渝高法民终字第 304 号民事判决（2012 年 2 月 9 日）