广州某商务咨询有限公司诉某制药股份有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案 —— 恶意申请注册与他人有一定影响商品包装近似的商标的无权禁止他人在原范围内继续使用

案例信息

2023-09-2-159-001、民事、商标权权属、侵权纠纷、最高人民法院、2021.03.16、（2020）最高法民再 23 号、再审

关键词

民事、商标权侵权、不正当竞争、商品包装、在先使用、诚实信用

裁判要旨

被告商品在先已经进行一定广告宣传，形成一定影响。在明知他人商品已存在于市场的情况下，恶意申请注册与他人商品包装近似的商标并行使权利，并以上述商标作为权利基础起诉他人侵权的，被诉侵权行为应当被认定属于《商标法》第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形。

案例详情

基本案情

法国某制药厂自 20 世纪 90 年代起在中国大陆部分地区报纸投放 “双飞人药水” 广告，持有第 644451X 号第 3 类 “利佳” 文字注册商标。2013 年 5 月 2 日，国家食品药品监督管理局核发 “利佳” 薄荷水进口非特殊用途化妆品备案凭证，在华申报责任单位为广州某商务咨询有限公司（下称某商务咨询公司）。2014 年 7 月 16 日，国家知识产权局就利佳薄荷水包装盒授予外观设计专利，专利号 288843X。法国某制药厂于 2015 年 1 月 28 日出具授权文件，独家授权某商务咨询公司在中国境内开展 “利佳” 品牌化妆品宣传、推广、分销、销售业务，授权自 2014 年 1 月 1 日起生效，全部经营活动限定于中国境内。

某制药股份有限公司（下称某制药公司）2008 年 4 月 18 日设立，主营擦剂、护肤类化妆品生产销售。该公司系多枚注册商标权利人：第 144344X 号 “双飞人” 商标，核定使用第 5 类人用药；第 156026X 号 “双飞人” 商标，核定使用第 3 类花露水、化妆品等；另有两枚 “双飞人” 立体商标，注册号第 755957X 号、第 755958X 号，长期用于该公司第 3 类 “双飞人爽水” 产品。

某制药公司提起诉讼主张：一、“利佳” 薄荷水产品外包装侵害其涉案立体商标专用权；二、某商务咨询公司宣传内容中使用 “在香港销售的法国双飞人药水正式以利佳薄荷水名义进入内地市场”“利佳薄荷水与香港售卖的法国双飞人药水成分、包装、用法用量、质量完全一致” 等表述，构成不正当竞争。诉请判令某商务咨询公司等主体停止侵权，共同赔偿经济损失 300 万元。

江西省宜春市中级人民法院一审、江西省高级人民法院二审均认定某商务咨询公司等构成商标侵权及不正当竞争。宜春中院 2015 年 8 月 20 日作出（2014）宜中民三初字第 35 号民事判决，判令某商务咨询公司赔偿损失 300 万元；江西高院 2016 年 5 月 27 日作出（2015）赣民三终字第 32 号民事判决，驳回上诉、维持原判。

最高人民法院再审经审理查明，在案证据足以证实法国某制药厂在先使用蓝、白、红配色包装的 “双飞人药水” 并形成一定市场影响力；某制药公司明知该产品长期流通，仍恶意注册包装近似的两枚立体商标并据此起诉维权，行为缺乏正当性，认定某商务咨询公司在先使用抗辩成立。最高法提审本案，2021 年 3 月 16 日作出（2020）最高法民再 23 号民事判决，撤销一、二审判决，驳回某制药公司全部诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，本案争议焦点：1. 某商务咨询公司在先使用抗辩能否成立；2. 某商务咨询公司涉案行为是否构成不正当竞争。

一、关于在先使用抗辩是否成立

2013 年《商标法》第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

二审法院认为案外人某医药公司未经药品监管部门申报进口、销售法国 “双飞人药水”，违反旧《药品管理法》相关规定，属于违法经营行为，无法产生合法在先权利，该认定并无不当。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

但现有证据能够证明，法国某制药厂自上世纪 90 年代持续在国内多地报刊投放 “双飞人药水” 广告，投放周期长、覆盖地域与发行量较大，在华南区域具备较高知名度与市场影响力，应当认定该厂在先使用蓝白红组合包装并形成一定影响。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

某制药公司依据第 755957X 号、第 755958X 号立体商标主张侵权，但现有证据显示：在该公司 “双飞人爽水” 上市前，其关联企业曾以法国 “双飞人药水” 包装盒作为在先设计证据，成功宣告近似外观设计专利无效；同时该公司自身宣传 “双飞人爽水” 时，刻意混淆自身产品与在先 “双飞人药水”，足以证明其完全知晓案外产品的市场知名度。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

市场经营主体应当恪守诚实信用原则与公认商业道德。某制药公司明知在先 “双飞人药水” 已长期流通，仍恶意注册包装高度近似的立体商标并据此提起侵权诉讼，权利行使缺乏正当基础。某商务咨询公司涉案使用行为符合 2013 年《商标法》第五十九条第三款在先使用豁免情形，在先使用抗辩成立，二审事实认定、法律适用存在错误，最高人民法院依法予以纠正。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

二、关于是否构成不正当竞争文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

1993 年《反不正当竞争法》第五条第二项规定：经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17047.html

二审已查明某制药公司 “双飞人爽水” 经多年推广销售具备较高知名度，但法国某制药厂蓝白红包装在先使用且形成一定影响力，同时某商务咨询公司在产品包装显著位置标注自有 “利佳” 文字注册商标，足以区分商品来源。故某制药公司主张构成不正当竞争缺乏事实依据，不予支持。