福建某某新材料科技股份有限公司诉陈某及彭州某某新材料科技有限公司商标合同纠纷案 —— 商标使用许可合同违约行为的认定

案例信息

2023-09-2-147-003、民事、商标合同纠纷、最高人民法院、2021.09.25、（2021）最高法民申 2843 号、再审审查

关键词

民事、商标合同、独占许可使用、转由他人使用、违约责任

裁判要旨

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。商标独占许可使用合同的受让一方当事人未经另一方同意，将合同约定的商标转由他人使用，即便是转由其自己成立的公司使用，在另一方未同意或认可的情况下，仍构成违约，应承担相应违约责任。

案例详情

基本案情

福建某某新材料科技股份有限公司系 “亚通” 商标权利人，商标核定使用商品为非金属排水管、非金属水管、非金属门窗。2016 年 9 月 19 日，该公司与陈某签订《商标许可使用合同》，合同主要约定：

许可陈某在四川省范围内，于其生产的塑料管材管件及产品包装上使用 “亚通” 商标，许可期限 2016 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 10 日；
商标许可使用费每年 30 万元，首年费用 2016 年 9 月 10 日前付清，后续每季度末支付下一季度许可费；
陈某不得以任何形式将涉案商标再许可第三方，亦不得作为出资与第三方新设法人开展生产、销售等营利活动；
任何一方违约给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2016 年 9 月 22 日，陈某与蒋某共同出资设立彭州某某新材料科技有限公司，经营范围包含橡塑管材研发、制造、销售。陈某未经福建某某新材料科技股份有限公司许可，将涉案商标交由该新设公司使用；2017 年 12 月 11 日，该公司变更为陈某一人独资企业。

彭州某某新材料科技有限公司累计向福建某某新材料科技股份有限公司支付商标使用费 375000 元。另查明，2016 年 9 月 19 日陈某与案外人四川亚通公司签订厂房、设备租赁合同及补充协议，彭州某某新材料科技有限公司 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日向四川亚通公司缴纳租金、品牌使用费。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html

2019 年 4 月 10 日，福建某某新材料科技股份有限公司向陈某邮寄解除合同函，主张陈某存在违约再许可行为，要求停止使用商标、结清许可费用。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html

福建某某新材料科技股份有限公司诉请：

确认案涉《商标许可使用合同》于 2018 年 10 月 9 日解除；
判令陈某、彭州某某新材料科技有限公司立即停止使用 “亚通” 商标，停止生产、销售侵权产品并赔礼道歉；
判令陈某支付拖欠商标许可费 525000 元，并自 2018 年 10 月 9 日起按每季度 75000 元标准支付实际占用期间许可费；
判令陈某赔偿经济损失 200 万元；
判令陈某承担维权合理开支 20 万元；
判令彭州某某新材料科技有限公司对第 4、5 项诉求承担连带清偿责任；
本案诉讼费、保全费、公告费由二被告承担。

福州市中级人民法院 2019 年 12 月 3 日作出（2019）闽 01 民初 1496 号一审判决：

解除福建某某新材料科技股份有限公司与陈某 2016 年 9 月 19 日签订的《商标许可使用合同》；
陈某、彭州某某新材料科技有限公司自判决生效之日停止生产、销售使用涉案商标的产品；
陈某于判决生效十日内支付拖欠许可费 525000 元；
陈某于判决生效十日内赔偿经济损失 200 万元；
彭州某某新材料科技有限公司对第四项债务承担连带责任；
驳回原告其他诉讼请求。

陈某、彭州某某新材料科技有限公司不服提起上诉。福建省高级人民法院 2020 年 8 月 20 日作出（2020）闽民终 414 号二审判决：

维持一审判决第一项；
撤销一审判决第五项、第六项；
变更一审判决第二项为：陈某自判决生效之日停止使用涉案注册商标；
变更一审判决第三项为：陈某于判决生效十日内支付拖欠许可费 150000 元；
变更一审判决第四项为：陈某于判决生效十日内赔偿经济损失 360000 元；
驳回原告其他诉讼请求；
驳回陈某、彭州某某新材料科技有限公司其他上诉请求。

陈某不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院 2021 年 9 月 25 日作出（2021）最高法民申 2843 号民事裁定，驳回陈某再审申请。

裁判理由

最高人民法院审查认为：文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html

案涉《商标许可使用合同》缔约双方为福建某某新材料科技股份有限公司与陈某，依据合同相对性，陈某系合同相对方。合同明确禁止陈某将涉案商标再许可任何第三方使用。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html

陈某签约后将涉案商标交由彭州某某新材料科技有限公司使用，该公司设立初期由陈某、蒋某共同持股，后变更为陈某一人独资企业，无证据证明福建某某新材料科技股份有限公司同意该公司使用涉案商标，陈某该行为违反合同约定。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html

涉案许可为独占许可，被许可人陈某对外转许可使用商标必须取得商标权人同意。虽福建某某新材料科技股份有限公司认可彭州某某新材料科技有限公司缴纳的款项视为陈某支付的许可费，但该付款仅属于代为履行义务，不能据此认定合同主体变更，亦不能推定商标权人同意该公司使用涉案商标。原审未采纳陈某相关抗辩意见，认定事实、适用法律并无不当。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17074.html