2023-09-2-159-036、民事、商标权权属、侵权纠纷、北京市高级人民法院、2013.12.20、（2013）高民终字第 3027 号、二审

民事、侵害商标权、商标专用权、叙述性使用、叙述性使用抗辩的认定

对涉案标识的使用是否属于商标性使用，是商标侵权案件判定侵权成立的前置条件，叙述性使用属于对抗商标侵权指控的法定抗辩事由之一。行为人使用与注册商标图样相同的标识，但使用目的并非区分同类商品、服务不同提供者的，不属于商标法意义上的商标使用。

叙述性使用大多适用于固有显著性较弱的商标，该类词汇经长期市场使用形成能够识别商品来源的第二含义，进而获得商标法保护。若他人仅在词汇原始字面第一含义层面进行客观叙述性使用，即便文字外观与注册商标完全一致，亦不应予以禁止。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

陕西某娱乐有限公司诉称：某出版社 2007 年 1 月出版权某某创作的 20 册漫画集《功夫熊猫》第一版；同年 11 月 1 日，陕西某影视有限公司向国家工商行政管理总局商标局提交第 41 类 “电影制作” 等服务项目 “功夫熊猫” 图文组合商标注册申请；同年 12 月，该公司向陕西省广播电视管理局提交 26 集国产电视动画片《功夫熊猫》制作备案并完成公示，取得电视节目制作许可证。2009 年 4 月 16 日，陕西某影视有限公司将案涉商标相关权益转让给陕西某娱乐有限公司；2010 年 6 月 28 日，该商标核准注册，陕西某娱乐有限公司依法取得注册商标专用权。

陕西某娱乐有限公司发现，被告某动画影片公司制作、某影业公司发行的动画影片《KUNG FU PANDA 2》即将以《功夫熊猫 2》片名在中国大陆公映。原告主张，两被告在类似服务上使用与原告注册商标近似标识；案涉影片知名度极高，会导致相关公众在原告后续使用注册商标时产生反向混淆，侵害自身商标专用权。2011 年 4 月，原告向某动画影片公司、某影业公司发函告知其持有 “功夫熊猫” 注册商标，要求立即停止侵权，对方未予以回应；原告另向中国某集团公司主管单位国家广播电影电视总局反映情况，中国某集团公司仍配合两制片发行方以 “功夫熊猫” 作为片名开展影片宣传、发行、放映工作。北京某影院管理有限公司放映该片，并在宣传物料显著位置标注 “功夫熊猫” 字样，同样侵害原告商标专用权，四被告均应停止侵权行为。

某动画影片公司答辩称：本公司自 2005 年即公开使用 “功夫熊猫” 作为影片名称开展宣传，早于原告商标申请日；《功夫熊猫 2》系前作续作，属于对自身在先合法权利的合理使用。本公司 2005 年 7 月完成美术作品《功夫熊猫 KUNG FU PANDA》，享有在先著作权；将 “功夫熊猫” 用作影片片名不属于商标性使用。即便认定构成商标性使用，本公司系在第 9 类 “动画片” 商品上使用该文字，与原告商标核定服务类别既不相同也不近似，不会造成消费者混淆、误认，亦不存在反向混淆，不构成商标侵权。

某影业公司未提交答辩意见。

中国某集团公司答辩称：原告仅在第 41 类服务注册案涉商标，未在第 9 类影片商品注册，无权禁止他人在影片载体上使用相同、近似片名。《功夫熊猫 2》为进口影片，国内审核、发行、宣传、放映环节均明确标注出品方为美国某动画影片公司，不会使公众混淆影片制作主体。影片使用 “功夫熊猫” 作为片名，仅系对影片主题客观描述，构成正当使用。原告不享有 “功夫熊猫” 文字著作权，无权禁止他人将该文字作为影片片名使用。本公司已取得某影业公司中国大陆独家发行授权，早在原告商标申请日前就已使用 “功夫熊猫” 作为第一部影片片名，本次续作延续使用属于正当使用，不侵害原告商标专用权。

北京某影院管理有限公司答辩称：影片放映、宣传物料片名标注均不由本影院决定，其余答辩意见与某动画影片公司、中国某集团公司一致。

法院审理查明：2007 年 1 月，某出版社出版权某某编绘漫画图书《功夫熊猫》第一版；国际武术联合会、中国美协漫画艺委会、韩国漫画家协会相关专家分别于 2006 年 3 月、4 月、10 月为该书作序。同年 12 月，陕西省国产电视动画片备案公示显示，陕西某影视有限公司计划拍摄 26 集、单集 10 分钟电视动画《功夫熊猫》，计划 2007 年 8 月开机、2009 年 12 月制作完成，备案申请获陕西省广电局批准，取得（陕）字第 127 号电视节目制作许可证；陕西某娱乐有限公司当庭主张该电视动画实际并未拍摄。

陕西某娱乐有限公司 2008 年 12 月注册设立，经营范围包含影视剧策划、制作、发行；影视广告代理；图文设计；文化演出策划；演艺经纪；会展服务；玩具、服饰、工艺品销售等。

2010 年 6 月 28 日，国家商标局核准第 635340X 号 “功夫熊猫及图” 图文组合商标，注册权人为陕西某娱乐有限公司，核定使用第 41 类服务：教育、图书馆服务、驯兽、组织教育或娱乐竞赛、图书出版、电影制作、经营彩票；商标申请日 2007 年 11 月 1 日，有效期 2010 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。

动画电影《KUNG FU PANDA》（中文译名《功夫熊猫》）、《KUNG FU PANDA 2》（中文译名《功夫熊猫 2》）均由某动画影片公司制作、某影业公司发行，分别于 2008 年 6 月、2011 年 5 月在中国大陆首映。

2008 年 9 月 3 日，国家版权局出具登记号 2008-F-01232X 著作权登记证书，载明某动画影片公司系 2005 年 7 月 18 日创作完成、同日在美国首次发表的美术作品《功夫熊猫 KUNG FU PANDA》著作权人。

2010 年 12 月 27 日，陕西某娱乐有限公司致函国家电影局并抄送中国某集团公司电影进出口分公司，函件称权某某系公司签约漫画作者，公司持有第 41 类 “功夫熊猫” 注册商标，请求主管部门不予批准《功夫熊猫 2》使用该片名，规避法律纠纷。

2011 年 4 月 18 日，某影业公司向中国某集团公司出具发行授权证明，授予其《功夫熊猫 2》中国大陆发行权，计划 2011 年 5 月公映。原告提交 2011 年 5 月 6 日影视网页截图显示，页面标注影片《功夫熊猫 2》制作方为美国某动画影片公司、海外发行方为某影业公司，配套宣传海报与被告提交海报样式基本一致，被告海报在片名上方标注 “DreamWorks” 标识。

2011 年 5 月 12 日，国家电影局核发电审进字〔2011〕16 号、电特进字〔2011〕16 号公映许可证，影片名称《功夫熊猫 2》，出品单位美国某动画。同年 5 月 24 日，某集团数字电影发展有限公司向北京某影院管理有限公司下发发行通知，载明影片《功夫熊猫 2》、联合出品美国某动画，放映档期 2011 年 5 月 28 日至 7 月 3 日。

北京某影院管理有限公司系某时代影城运营主体，原告提交影城宣传册载有 “功夫熊猫 2 5 月 28 日上映” 字样。

某动画影片公司 2011 年 3 月 17 日向国家商标局提交第 9 类 “动画片、已曝光动画片胶片” 两件商标注册申请：第 922276X 号 “功夫熊猫” 文字商标、第 922277X 号 “KUNG FU PANDA” 文字商标，两件商标 2012 年核准注册，有效期 2012 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 6 日；商标局说明，第 9 类 “动画片” 商品特指动画拍摄胶片载体。

2012 年 8 月 31 日，国家图书馆科技查新中心出具检索报告，检索国内报刊、期刊数据库中 “功夫熊猫” 相关报道，其中 2005 年 7 月 23 日《新闻晨报》、2005 年 11 月 12 日《长江日报》均早在原告商标申请日前报道梦工厂动画《功夫熊猫》项目、配音阵容、上映计划，大量媒体持续跟踪两部影片票房、口碑数据；某动画影片公司据此证明自身自 2005 年持续公开使用该片名，系列影片具备极高市场知名度。

另查明，某动画影片公司 2006 年 6 月 6 日申请第 540089X 号 “KUNG FU PANDA” 文字商标，核定第 9 类计算机外设、影音录像带等商品，2009 年核准注册，有效期 2009 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 日。

陕西某娱乐有限公司 2007 年 11 月 1 日另行申请第 635341X 号 “功夫熊猫及图” 商标，核定第 45 类知识产权咨询、版权管理、法律服务等项目；2010 年 1 月 13 日商标初步审定公告后，某动画影片公司委托商标代理机构提出异议，主张该商标恶意抄袭自身在先使用标识，易造成消费者混淆误认。

北京市第二中级人民法院 2012 年 9 月 20 日作出（2011）二中民初字第 10236 号民事判决，驳回陕西某娱乐有限公司全部诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉，北京市高级人民法院 2013 年 12 月 20 日作出（2013）高民终字第 3027 号民事判决：驳回上诉，维持原判。

生效裁判观点：原告主张权利基础为 2010 年 6 月 28 日核准注册、第 41 类电影制作服务第 635340X 号 “功夫熊猫及图” 商标；指控侵权行为为某动画影片公司制作、某影业公司与中国某集团公司发行、北京某影院管理有限公司放映《功夫熊猫 2》过程中使用 “功夫熊猫” 文字。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

案涉第一部《功夫熊猫》影片已于 2008 年在中国大陆公映，早于原告商标注册时间；四被告在续作《功夫熊猫 2》中使用 “功夫熊猫” 文字，系对前作片名的延续使用，主观无侵害原告商标专用权的恶意。四被告标注 “功夫熊猫” 仅用于客观描述影片内容、题材与系列关联，并非用以区分自身影视制作、发行服务来源，不属于商标法意义上的商标性使用。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

从普通观影公众认知角度，“功夫熊猫” 仅为影片名称；经多年大范围宣传，公众能够清晰区分该系列影片出品方为美国梦工厂体系相关企业，该认知来源于著作权层面影视作品权属信息，并非依靠商标标识识别服务来源。一审法院认定四被告涉案行为不属于商标性使用、不侵害原告注册商标专用权，事实与法律依据充分，二审予以维持。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项；本案裁判适用 2001 年 12 月 1 日施行《中华人民共和国商标法》第五十二条第一项文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

一审文书：北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第 10236 号民事判决（2012 年 09 月 20 日）文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html

二审文书：北京市高级人民法院（2013）高民终字第 3027 号民事判决（2013 年 12 月 20 日）文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/17026.html